Freenet mahnt Domaininhaber wegen Markenrechtsverletzungen ab

9. Juni 2004, 14:08:55 Uhr von Dennis Sevriens, Rechtsanwalt + Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz | Kein Kommentar |

In dieser Woche hat es den Domaininhaber von “www.freenet-shop.de” erwischt. Er hatte die im Februar diesen Jahres registriert und im Rahmen eines Partnerprogramms für Freenet genutzt. Für jeden Besucher, der über die “www.freenet-shop.de” auf die Seiten von freenet weitergeleitet wurde und dort eine Bestellung aufgab, erhielt der Domaininhaber eine durch das bestimmte Provision. Als er dann am letzten Wochenende die bei unter auf die gutgeeignete Verwendung in einem freenet zum anbot, wurde freenet auf ihn aufmerksam und schickte durch die hauseigene eine mitsamt einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wegen einer angeblichen Verletzung der Markenrechte an den deutschen “FREENET” und “freenet.de” sowie der europäischen Gemeinschaftsmarke “freenet”.

In der am 07.06.2004 per Telefax versendeten fällt als erstes auf, dass das verwendete Datum 09.02.2004 offensichtlich nicht richtig sein kann. Zu diesem Zeitpunkt war die Domain nicht reserviert. Entgegen der Ankündigung, dass die auch per Einschreiben mit Rückschein zugestellt werde, wurde nur per einfachen zugestellt. Dass freenet eine bis zum 18. Juni verwundert doch, weil zu diesem Zeitpunkt die bei bereits geendet ist und die Domain möglicherweise schon übertragen ist. Aber auch in materieller Hinsicht scheint die Abmahnung nicht begründet zu sein. Der bestehe gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1, 2, Abs. 5 wegen der sowie gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3, Abs. 5 wegen einer Rufausbeutung, heißt es in der Abmahnung durch freenet.

Prüfen wir doch einmal die von freenet geltend gemachten Ansprüche durch:

A.) Ich beginne mit dem Anspruch wegen der , um abschließend ganz kurz zur Rufausbeutung Stellung zu nehmen.

I.) Zunächst müsste der Domaininhaber im geschäftlichen Verkehr gehandelt haben. Unter Handeln im geschäftlichen Verkehr versteht der Markenrechtler jede wirtschaftliche Tätigkeit, die der Förderung eigenen oder fremden Geschäftszwecken dient. Da die Domain zunächst für ein genutzt und anschließend bei eBay zum angeboten wurde, wird man diese Voraussetzung nicht ernsthaft bezweifeln können.

II.) Die von freenet müssten marken- oder zeichenmäßig benutzt worden sein. Zu der Problematik der zeichenmäßigen Verwendung von sind in den letzten Monaten zwei bemerkenswerte gefällt worden. Zum einen hat das (AZ: 5 U 64/03) entschieden, dass die Domain “schufafreierkredit.de” nicht die Markenrechte der Schufa verletzt. Mehr dazu auf den Seiten des Kollegen Dr. Bahr. Nur wenig später entschied das (AZ: 3 U 117/03), dass die Betreiber des Internetportals “www.awd-aussteiger.de” durch die Verwendung der Domain mangels eines markenmäßigen Gebrauchs nicht die Markenrechte des Finanzdienstleisters AWD verletzen, berichtet 123recht.net.

Die bisherige hat den Begriff des zeichenmäßigen Gebrauchs stets weit ausgelegt und jede Benutzung, die zum Zwecke der Produktidentifizierung oder zum Zweck der Bewerbung eines Produktes erfolgte, ausreichen lassen und dabei auf die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. Im vorliegendem Fall könnte man daran denken, dass es an der Unlauterbarkeit, einer Irreführungsgefahr und einer Rufausbeutung der fehlt, weil der Domaininhaber zu keinem Zeitpunkt in einem Konkurrenzverhältnis zu freenet stand, sondern vielmehr mittelbar den von freenet steigern und lediglich durch Provisionen indirekt mitverdienen wollte. Es gab lediglich eine Weiterleitung – eine eigene Webseite unter “www.freenet-shop.de” existierte zu keinem Zeitpunkt. Die Marken von freenet sind vom Domaininhaber benutzt worden, um ganz eindeutig auf ein nicht aus dem eigenen Unternehmen stammendes hinzuweisen. Das könnte bereits ausreichen, um den kennzeichenmäßigen Gebrauch der freenet Marken durch den Domaininhaber zu verneinen. Gleichwohl prüfe ich die weiteren Voraussetzungen.

III.) Da Identität der verwendeten nicht gegeben ist, kommt nur unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr ein in Betracht. Für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr wird nach einer Gesamtschau auf die Wechselwirkungen der der älteren (Seniorität), der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der oder entschieden. Die erforderliche wird den freenet Marken der Einfachheit halber mal unterstellt. Bei den Marken von freenet und der Domain freenet-shop.de wird man wohl ohne Weiteres von einer ähnlichkeit ausgehen können. Das gilt, weil in der Domain die Marke “freenet” als Bestandteil komplett enthalten ist und der weitere Bestandteil “shop” nur untergeordnete Bedeutung hat. Dogmatisch wird es schwierig, die Verwechslungsgefahr mit dem Argument zu beseitigen, dass der Domaininhaber die Marken von freenet nicht für seine, sondern lediglich für die Produkte von freenet benutzt hat. Welche Marken soll der verwechseln, wenn die Domain seit der Registrierung stets auf die Domain freenet.de weitergeleitet wurde? Gilt etwas anderes, weil die Domain nun bei eBay zum Verkauf angeboten wurde?

IV.) Auch Markenrechte sind nur eingeschränkt gültig. Gemäß den §§ 20-26 MarkenG unterliegen die Markenrechte gesetzlichen Schranken. Nach § 23 Ziff. 3 MarkenG kann der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke nicht untersagen, wenn die Marke als auf die Bestimmung einer Dienstleistung benutzt wird, die Benutzung für die Bestimmung der Dienstleistung notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Von einer Notwendigkeit der Bestimmungsangabe kann man ausgehen, wenn diese nach Art der Produkte im der Allgemeinheit liegt und die Benutzung des Kennzeichens die branchenübliche Art und Weise der Identifizierung des Produkts dient. Wer als Dienstleistungsanbieter Partnerprogramme im anbietet und damit Dritten die Gelegenheit bietet, sich an der Umsatzförderung des eigenen Unternehmens zu beteiligen, kann den Dritten nicht die Benutzung des eigenen Kennzeichens in einer Domain untersagen, wenn der alles dafür tut, dass es beim nicht zu einer Verwechslung des Hauptproduktes mit seinen Produkten kommt. Wenn diese Voraussetzungen eingehalten werden, kann die Benutzung des fremden Kennzeichens zur Bestimmungsangabe keine unzulässige Benutzungshandlung im Sinne von § 14 MarkenG sein.

B.) Aus den vorgenannten Gründen kommt eine Verletzung des Markenrechts gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3, Abs. 5 MarkenG wegen einer Rufausbeutung ebenfalls nicht in Betracht. Entsprechendes dürfte für den Schutz der Unternehmensbezeichnung “freenet” gelten.

Problematisch ist das Verkaufsangebot bei eBay. Hier wird man wohl aufgrund der eindeutigen Artikelbeschreibung, dass die Domain sich für ein Partnerprogramm bei freenet eignet, zu dem Schluss kommen, dass eine markenrechtliche Verletzung nicht vorliegt. Das Verkaufsangebot bei eBay ist vermutlich eine nicht zeichenmäßige Benutzung der freenet Marken. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die o.g. Ausführungen nicht auf alle freenet Abmahnungen Anwendung finden können, da stets die spezielle Fallgestaltung für eine Entscheidung maßgeblich ist.

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