In dieser Woche hat es den Domaininhaber von “www.freenet-shop.de” erwischt. Er hatte die Domain im Februar diesen Jahres registriert und im Rahmen eines Partnerprogramms für Freenet genutzt. Für jeden Besucher, der über die Domain “www.freenet-shop.de” auf die Seiten von freenet weitergeleitet wurde und dort eine Bestellung aufgab, erhielt der Domaininhaber eine durch das Partnerprogramm bestimmte Provision. Als er dann am letzten Wochenende die Domain bei eBay unter Hinweis auf die gutgeeignete Verwendung in einem freenet Partnerprogramm zum Verkauf anbot, wurde freenet auf ihn aufmerksam und schickte durch die hauseigene Rechtsabteilung eine Abmahnung mitsamt einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wegen einer angeblichen Verletzung der Markenrechte an den deutschen Marken “FREENET” und “freenet.de” sowie der europäischen Gemeinschaftsmarke “freenet”.

In der am 07.06.2004 per Telefax versendeten Abmahnung fällt als erstes auf, dass das verwendete Datum 09.02.2004 offensichtlich nicht richtig sein kann. Zu diesem Zeitpunkt war die Domain nicht reserviert. Entgegen der Ankündigung, dass die Abmahnung auch per Einschreiben mit Rückschein zugestellt werde, wurde nur per einfachen Brief zugestellt. Dass freenet eine Frist bis zum 18. Juni verwundert doch, weil zu diesem Zeitpunkt die Auktion bei eBay bereits geendet ist und die Domain möglicherweise schon übertragen ist. Aber auch in materieller Hinsicht scheint die Abmahnung nicht begründet zu sein. Der Unterlassungsanspruch bestehe gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1, 2, Abs. 5 MarkenG wegen der Verwechslungsgefahr sowie gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3, Abs. 5 MarkenG wegen einer Rufausbeutung, heißt es in der Abmahnung durch freenet.

Prüfen wir doch einmal die von freenet geltend gemachten Ansprüche durch:

A.) Ich beginne mit dem Anspruch wegen der Verwechslungsgefahr, um abschließend ganz kurz zur Rufausbeutung Stellung zu nehmen.

I.) Zunächst müsste der Domaininhaber im geschäftlichen Verkehr gehandelt haben. Unter Handeln im geschäftlichen Verkehr versteht der Markenrechtler jede wirtschaftliche Tätigkeit, die der Förderung eigenen oder fremden Geschäftszwecken dient. Da die Domain zunächst für ein Partnerprogramm genutzt und anschließend bei eBay zum Verkauf angeboten wurde, wird man diese Voraussetzung nicht ernsthaft bezweifeln können.

II.) Die Marken von freenet müssten marken- oder zeichenmäßig benutzt worden sein. Zu der Problematik der zeichenmäßigen Verwendung von Marken sind in den letzten Monaten zwei bemerkenswerte Urteile gefällt worden. Zum einen hat das OLG Hamburg (AZ: 5 U 64/03) entschieden, dass die Domain “schufafreierkredit.de” nicht die Markenrechte der Schufa verletzt. Mehr dazu auf den Seiten des Kollegen Dr. Bahr. Nur wenig später entschied das OLG Hamburg (AZ: 3 U 117/03), dass die Betreiber des Internetportals “www.awd-aussteiger.de” durch die Verwendung der Domain mangels eines markenmäßigen Gebrauchs nicht die Markenrechte des Finanzdienstleisters AWD verletzen, berichtet 123recht.net.

Die bisherige Rechtsprechung hat den Begriff des zeichenmäßigen Gebrauchs stets weit ausgelegt und jede Benutzung, die zum Zwecke der Produktidentifizierung oder zum Zweck der Bewerbung eines Produktes erfolgte, ausreichen lassen und dabei auf die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. Im vorliegendem Fall könnte man daran denken, dass es an der Unlauterbarkeit, einer Irreführungsgefahr und einer Rufausbeutung der Marke fehlt, weil der Domaininhaber zu keinem Zeitpunkt in einem Konkurrenzverhältnis zu freenet stand, sondern vielmehr mittelbar den Umsatz von freenet steigern und lediglich durch Provisionen indirekt mitverdienen wollte. Es gab lediglich eine Weiterleitung – eine eigene Webseite unter “www.freenet-shop.de” existierte zu keinem Zeitpunkt. Die Marken von freenet sind vom Domaininhaber benutzt worden, um ganz eindeutig auf ein nicht aus dem eigenen Unternehmen stammendes Produkt hinzuweisen. Das könnte bereits ausreichen, um den kennzeichenmäßigen Gebrauch der freenet Marken durch den Domaininhaber zu verneinen. Gleichwohl prüfe ich die weiteren Voraussetzungen.

III.) Da Identität der verwendeten Zeichen nicht gegeben ist, kommt nur unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr ein Unterlassungsanspruch in Betracht. Für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr wird nach einer Gesamtschau auf die Wechselwirkungen der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (Seniorität), der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen entschieden. Die erforderliche Kennzeichnungskraft wird den freenet Marken der Einfachheit halber mal unterstellt. Bei den Marken von freenet und der Domain freenet-shop.de wird man wohl ohne Weiteres von einer Zeichenähnlichkeit ausgehen können. Das gilt, weil in der Domain die Marke “freenet” als Bestandteil komplett enthalten ist und der weitere Bestandteil “shop” nur untergeordnete Bedeutung hat. Dogmatisch wird es schwierig, die Verwechslungsgefahr mit dem Argument zu beseitigen, dass der Domaininhaber die Marken von freenet nicht für seine, sondern lediglich für die Produkte von freenet benutzt hat. Welche Marken soll der Durchschnittsverbraucher verwechseln, wenn die Domain seit der Registrierung stets auf die Domain freenet.de weitergeleitet wurde? Gilt etwas anderes, weil die Domain nun bei eBay zum Verkauf angeboten wurde?

IV.) Auch Markenrechte sind nur eingeschränkt gültig. Gemäß den §§ 20-26 MarkenG unterliegen die Markenrechte gesetzlichen Schranken. Nach § 23 Ziff. 3 MarkenG kann der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke nicht untersagen, wenn die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Dienstleistung benutzt wird, die Benutzung für die Bestimmung der Dienstleistung notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Von einer Notwendigkeit der Bestimmungsangabe kann man ausgehen, wenn diese nach Art der Produkte im Interesse der Allgemeinheit liegt und die Benutzung des Kennzeichens die branchenübliche Art und Weise der Identifizierung des Produkts dient. Wer als Dienstleistungsanbieter Partnerprogramme im Internet anbietet und damit Dritten die Gelegenheit bietet, sich an der Umsatzförderung des eigenen Unternehmens zu beteiligen, kann den Dritten nicht die Benutzung des eigenen Kennzeichens in einer Domain untersagen, wenn der Dritte alles dafür tut, dass es beim Verbraucher nicht zu einer Verwechslung des Hauptproduktes mit seinen Produkten kommt. Wenn diese Voraussetzungen eingehalten werden, kann die Benutzung des fremden Kennzeichens zur Bestimmungsangabe keine unzulässige Benutzungshandlung im Sinne von § 14 MarkenG sein.

B.) Aus den vorgenannten Gründen kommt eine Verletzung des Markenrechts gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 3, Abs. 5 MarkenG wegen einer Rufausbeutung ebenfalls nicht in Betracht. Entsprechendes dürfte für den Schutz der Unternehmensbezeichnung “freenet” gelten.

Problematisch ist das Verkaufsangebot bei eBay. Hier wird man wohl aufgrund der eindeutigen Artikelbeschreibung, dass die Domain sich für ein Partnerprogramm bei freenet eignet, zu dem Schluss kommen, dass eine markenrechtliche Verletzung nicht vorliegt. Das Verkaufsangebot bei eBay ist vermutlich eine nicht zeichenmäßige Benutzung der freenet Marken. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die o.g. Ausführungen nicht auf alle freenet Abmahnungen Anwendung finden können, da stets die spezielle Fallgestaltung für eine Entscheidung maßgeblich ist.

Schlagworte: Abmahnung, Auktion, Bezeichnung, Branche, Brauch, Brief, Dienstleistungen, Domain, Domainrecht, Dritte, Durchschnittsverbraucher, eBay, Frist, Gemeinschaft, Hamburg, Hinweis, Interesse, Internet, Internetportal, Kennzeichen, Kennzeichenrecht, Kennzeichnungskraft, Mangel, Marke, Marken, MarkenG, Markenrecht, Markenrecht, Markenrechtsverletzung, Nachrichten, OLG Hamburg, Partnerprogramm, Produkt, Rechtsabteilung, Rechtsprechung, Rechtsverletzung, Shop, TV, Umsatz, unlauter, Unterlassung, Unterlassungsanspruch, Urteil, Urteile, Verbraucher, Verbraucherrecht, Verkauf, Verwechslungsgefahr, Waren, Werbung, Wettbewerbsrecht, Zeichen